文/北京市集佳律師事務所上海分所 印黃蕾
摘 要：市場交易不只局限于買賣關系，商業(yè)贈送本質上也屬于商業(yè)活動。當贈品處于市場流通環(huán)節(jié)，消費者就有可能將其上貼附的標志作為商標識別，在贈品上使用商標也具有構成商標性使用的可能。在所有商標制度中，撤三與侵權制度與商標使用的關聯最為密切，為厘清贈品上使用商標行為的定性問題，首先可以從撤三與侵權制度著手。經初步研究，撤三環(huán)節(jié)與制止侵權環(huán)節(jié)中商標使用的行為性質并不完全相同，在判斷標準上亦存在區(qū)別。商標撤三制度涉及商標權這一排他性權利維持與否的問題，需嚴格圍繞商標識別來源功能的有效發(fā)揮認定商標使用；商標侵權則涉及權益保護問題，需綜合判斷使用行為是否產生了混淆、淡化或破壞商標其他功能等損害，而需要被商標法所禁止。
關鍵詞：贈品；商標使用；撤三；侵權；商標法
市場競爭背景下，折扣銷售與免費贈送已成為經營者常用的營銷策略。一方面，許多商家為謀求更多的交易機會，往往通過贈品、折扣等方式進行促銷宣傳。另一方面，鑒于我國并未建立防御商標及聯合商標制度，對于一些防御性注冊商標，權利人也期待通過在贈品上的小規(guī)模使用，對抗商標因連續(xù)三年不使用而被撤銷的風險。那么，在贈品上使用他人商標是否會侵犯他人商標權？在贈品上使用商標又是否能夠在撤三程序中被認可？為厘清在贈品上使用商標的行為性質，下文將從維持商標注冊角度的撤三制度與侵犯商標權角度的侵權案件兩個維度，就贈品上使用商標的行為性質認定展開具體分析。
一、撤三案件中在贈品上使用商標的行為性質認定
在2016年版《商標審查及審理標準》下編第十一部分第七章“撤銷注冊商標案件審查審理標準”第5.3.5條第（3）項中，商標局曾將“僅作為贈品使用”列為不構成商標性使用的情形之一，后在2021年版《商標審查審理指南》中將該條款刪除。在“贈品上使用商標”的行為定性問題上，商標局不再單純以有償與否作為判斷依據，而是與法院的觀點逐漸趨同，結合個案情形，圍繞商標性使用的要旨進行判斷。經初步司法案例研究，在贈品上使用商標能否在撤三程序中獲得認可，并產生維持商標注冊的效力，往往可以綜合以下兩個角度進行分析。
（一）贈品的市場流通可能性是構成商標性使用的基礎
商標作為一種商業(yè)標識，其識別和區(qū)分功能的發(fā)揮需要借助市場這只無形之手。若貼附有商標的贈品僅為極個別終端消費者單獨定制，或僅僅在企業(yè)內部流通，而無法進入市場，相關公眾則難以知曉商標，商標的實際效用也將難以發(fā)揮。
例如在“震旦行股份有限公司與上海市震旦進修學院等商標權撤銷復審再審審查與審判監(jiān)督案”中，震旦行公司提交的《震旦月刊》《經營理念》等作為非公開出版物，無法證明這些內部刊物已進入流通領域，而能夠為相關公眾所知曉。因此法院并未認可其在內部刊物上的使用構成商標性使用。由于識別來源功能無從發(fā)揮，這類使用行為也將難以發(fā)揮維持商標注冊的效力，而無法在撤三程序中被認可【1】。再如“三六一度（中國）有限公司與國家知識產權局撤銷復審案”中法院認為，在案證據僅證明三六一度公司存在一次贈送帶有涉案商標植物擺件的行為，且贈品數量較少，缺乏證據證明其確實進入了市場流通環(huán)節(jié)。因此認定，在案證據不足以證明訴爭商標在指定期間內在“植物”等商品上進行了真實、合法、有效的商業(yè)使用?！?】
與之相對，在“國家工商行政管理總局商標評審委員會等訴宋子豪撤銷復審案”中，宋子豪在2012年4月至2012年12月，分別向上海市基督教國際禮拜堂、淮安市基督教堂、大同市基督教西堂、重慶市基督教協會等贈送了共計180本福音日記本。兩審法院均認為，該類贈送行為雖無對價，但該行為與其他商業(yè)活動結合在一起，處于市場流通環(huán)節(jié)中，并未影響其在市場流通環(huán)節(jié)起到來源識別功能。同時，涉案日記本除了贈送教堂外，也具有獨立銷售的可能性。綜合上述事實，法院認定本案無償贈送日記本的行為亦屬于商標法意義上真實、公開、合法的商標使用行為?！?】同樣，在“國家工商行政管理總局商標評審委員會等與江西恒大高新技術股份有限公司撤銷復審案”中，兩審法院均認為，江西恒大公司制作涉案1000枚“銀質紀念章”，通常情況下是用于贈送客戶或者對外銷售。而無論是贈送還是銷售，均為面向消費者的商業(yè)性使用行為。因此認定，在指定期間內，復審商標在貴重金屬制紀念品上進行了使用，復審商標在該項商品上的注冊應當予以保留?！?】
結合上述案例，若贈品僅為企業(yè)內部流通，則該使用行為通常難以在撤三程序中獲得認可。而對于不向一般公眾發(fā)售，僅向特定的個別消費者提供的贈品，法院往往會進一步依據贈品數量、規(guī)模等，進一步考察帶有商標的贈品是否已經進入市場流通領域或存在進入流通領域的可能性，使得該商標能夠為相關公眾所知曉。
?。ǘ┳R別來源功能的有效發(fā)揮是維持商標權利的關鍵
依據我國《商標法》第48條：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！睆纳虡朔ɡ斫嵌冉忉?，商標作為一種商業(yè)標識，其首要功能在于使相關公眾能夠以商標為符號媒介，在商品與商品來源之間建立穩(wěn)固聯系?？梢哉f，識別來源功能的有效發(fā)揮關系著一枚商標“成立與否”的問題，也是判斷商標使用是否能夠起到“維持商標注冊效力”，并在撤三程序中獲得認可的關鍵。
在“江西開心人大藥房連鎖有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會撤銷復審案”中，開心人大藥房雖然在向顧客贈送的洗潔精等生活用品上貼附了“開心人大藥房”訴爭商標，但在這些商品上同時也保留了原本的“雕牌”“立白”等商標。兩審法院均認為，雖然開心人大藥房在經營中將上述去污商品作為贈品贈送給消費者的行為，能夠起到給開心人大藥房連鎖藥店業(yè)務做廣告的作用。但是消費者在接觸到上述商品時，仍然能夠清楚地識別出該商品來源于雕牌、立白洗潔精等商標的所有人，而不會認為其來源于開心人大藥房?！?】
我國對商標采取“先注冊原則”，權利人僅因為商標注冊行為，就可以在核定的商品與商標兩個因素之上，獲得具有絕對性和支配性的排他權，這使得在撤三程序中對商標使用采取嚴格標準具有必要性與合理性。即使商標使用發(fā)揮了廣告功能，若在贈品上使用商標的行為無法使消費者將使用人識別為商品來源，則這種行為也難以構成商標撤三制度所要求的商標性使用，從而無法維持商標的存續(xù)。
二、侵權案件中在贈品上使用商標的行為性質認定
關于侵權案件中在贈品上使用商標的行為性質認定問題，北京市高級人民法院在《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第22條中指出：“搭贈是銷售的一種形式，因此搭贈侵犯注冊商標專用權商品的行為是商標侵權行為，搭贈人應承擔停止侵權的責任；明知或者應知所搭贈的商品是侵犯注冊商標專用權的商品的，還應當承擔損害賠償責任?！眹抑R產權局在《商標侵權判斷標準》第26條中亦明確：“經營者在銷售商品時，附贈侵犯注冊商標專用權商品的，屬于商標法第57條第（3）項規(guī)定的商標侵權行為?！庇捎诖钯涍@類附條件贈與行為和銷售行為密切綁定，贈品表面免費，實則與主商品打包在同一交易合同中，屬于銷售行為的組成部分。因此對于搭贈行為，實踐中往往按照“銷售侵犯注冊商標專用權的商品”予以規(guī)制。
而對于純粹贈與的行為性質，我國現行規(guī)則與司法口徑雖未直接將其排除于商標性使用之外，但亦未像搭贈行為一樣明確定性，仍然需要在個案實踐中進行審查。依據目前司法實踐，可初步整理出以下規(guī)則。
（一）有無對價并非阻卻商標侵權的當然理由
市場交易不只局限于買賣關系，商業(yè)贈送本質上也屬于商業(yè)活動。正如“北京市王致和腐乳廠訴北京市順義縣致和腐乳廠侵犯商標權糾紛案”及“羅萊生活科技股份有限公司訴蚌埠市禹會區(qū)金鉑莊大酒店侵害商標權糾紛案”中法院所指出的，發(fā)放和贈與一部分產品，是一種對外宣傳自己產品的促銷手段。涉案企業(yè)提供產品并不是為了自己消費，而是為了銷售和獲利?！?】
只要贈品本身處于市場流通過程中，就依然能夠發(fā)揮商品交換價值，有可能使相關公眾認知商標，并通過商標識別商品的提供者?？梢哉f，在市場交易背景下，贈品是商品的一種表現形式，侵權案件中商標性使用的認定標準不應僅由于商品有無對價而有所區(qū)別。當贈品能夠處于市場流通之中，在贈品上使用商標的行為定性應與一般商品采取相同標準。
?。ǘ┥虡耸褂玫暮x在侵權案件中更為豐富
我國《商標法》將商標使用的定義安排在第六章“商標使用的管理”部分，無論撤三還是侵權案件均會引用該條定義。對于撤三制度中的“商標使用”與侵權案件中的“商標使用”是否應作等同理解，采取同一判斷標準這一問題，北京市高級人民法院在《商標授權確權的司法審查》一書中指出，撤三制度中的商標使用不宜采取過于寬松的判定標準，否則將給他人積極利用有限的商標資源造成過多障礙；而商標侵權判定的正當性基礎在于防止混淆或者淡化，凡可能導致混淆或者淡化的使用方式都有可能構成商標法意義上的使用而被禁止?！?】由于維持注冊與制止侵權作為不同的制度具有不同的趣旨，“商標使用”在解釋論上并不相同【8】，在判斷標準上亦應存在區(qū)別。
前文我們提到，一個標志是否有效發(fā)揮了識別來源功能，決定著一個商標“維持與否”的問題。而隨著商標的不斷使用，品牌商譽不斷累積，商標在識別來源功能的基礎上逐漸衍生出品質保障和廣告宣傳等其他功能，一枚商標所蘊含的價值將不斷豐富。商標侵權制度不僅保護商標本身，更是保護商標上附著的聲譽。即使只發(fā)生了少量的商標使用行為，亦可能造成相關公眾的混淆；即使消費者將商品與商品來源正確聯系，亦可能損害商標的質量保障、廣告宣傳等其他功能，損害商標聲譽，從而需被商標法所禁止。
目前圍繞無條件贈與商標侵權領域的相關案例較少，但是在商品銷售領域，已存在許多司法案例對商標的其他功能予以保護。例如“不二家”案中，雖然行為人在產品分裝時系將“不二家”商標貼附在“不二家”品牌生產的糖果包裝上，消費者能夠準確識別商品提供者，并未破壞商標的識別來源功能，但由于分裝行為對商標品質保障功能產生了影響，法院依然認為該行為構成商標侵權?！?】前文已經論述，有無對價并非阻卻侵權的當然理由，當贈品能夠處于市場流通之中，在贈品上使用商標行為的定性應與一般商品采取相同標準。若在贈品上使用商標的行為對商標造成了混淆、淡化或破壞了商標質量保障、廣告宣傳功能，對商標聲譽產生了損害，特別是當贈品系向不特定公眾派發(fā)或者已經實際進入市場流通領域，同樣有可能構成商標侵權。
三、總結
有無對價并非判斷商標使用行為性質的關鍵，也不能因無償性就否認贈品的商品交換價值。市場交易不僅僅局限于買賣關系，商業(yè)贈送本質上也屬于商業(yè)活動。只要帶有商標贈品本身處于市場流通過程中，就有可能使相關公眾認知商標。
對于在贈品上使用商標的行為性質認定問題，應當依據商標各項制度的不同趣旨，判斷贈品是否能夠進入商業(yè)流通領域，并分析該使用行為是否能夠有效發(fā)揮識別來源功能，從而能夠產生維持商標注冊的效力；抑或是該使用行為對商標聲譽產生了損害，而需要被商標法所規(guī)制。
注釋：
【1】參見最高人民法院(2020)最高法行申5971號行政裁定書。
【2】北京知識產權法院(2020)京73行初4907號行政判決書。
【3】北京市高級人民法院(2016)高行終761號行政判決書。
【4】北京市高級人民法院(2017)京行終2424號行政判決書。
【5】北京市高級人民法院(2016)京行終131號行政判決書。
【6】參見安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民法院(2020)皖0304民初1183號民事判決書；北京市中級人民法院(1993)中民終字第1998號民事判決書。
【7】北京市高級人民法院知識產權審判庭編著：《商標授權確權的司法審查》，中國法制出版社2014年版，第399-400頁。
【8】張鵬：《<商標法>第49條第2款“注冊商標三年不使用撤銷制度”評注》，載《知識產權》2019年第2期，第3頁。
【9】參見浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院(2015)杭余知初字第416號。